作者：張浴月 資深專利代理人、律師
美國限制要求（Restriction Requirement）對于中國專利申請人常常比較陌生。限制要求，有時也稱為限縮要求，或縮限要求，都是同一回事。
基本的場景就是:
美國審查員：嗨，你要求保護(hù)的這些發(fā)明和/或?qū)嵤├仟?dú)立的和截然不同（distinct）的，給我太多的審查負(fù)擔(dān)了，你應(yīng)該選擇一個發(fā)明或一組權(quán)利要求，一個實(shí)施例讓我審查。
國人：明明有單一性啊，這不是相同或相應(yīng)的特定技術(shù)特征嗎？
國人第一反應(yīng)就是用中國的單一性判斷規(guī)則來思考，一般不會輕易就范，不是按照審查員的要求去選擇（elect），而是考慮能否像中國一樣，通過修改和/或陳述反駁意見，來克服限制要求。這種答復(fù)思路小部分是正確的，但是卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，只考慮了眼前的局部的問題，從長遠(yuǎn)看并不能準(zhǔn)確地把握住實(shí)質(zhì)，也不能很好地控制審查費(fèi)用、周期、有其他關(guān)聯(lián)申請時的風(fēng)險。
實(shí)際上，美國的限制要求制度與中國、EPO等世界主要國家、地區(qū)的專利制度大相徑庭。美國的限制要求的判斷規(guī)則、對象分類、程序的走向（withdraw and rejoin）堪稱獨(dú)樹一幟。此外，美國的限制要求制度再結(jié)合上美國其他特殊的制度，例如與“非顯而易見性重復(fù)授權(quán)”結(jié)合，與分案申請的結(jié)合產(chǎn)生的避風(fēng)港制度，與繼續(xù)申請的結(jié)合的禁止反言等等，更使得整個限制要求要考慮的時間跨度超越了本申請的當(dāng)前的審查節(jié)點(diǎn)，甚至超越了當(dāng)前的申請本身！
筆者在此將關(guān)于限制要求制度，國人的常見問題做一系列探討如下，以便于實(shí)務(wù)中更好的操作。
系列（一）：能否修改？如何修改以及陳述？
問題 1：在答復(fù)限制要求時，是否可以刪除先前的權(quán)利要求，并添加一組先前未提出的完整的不同權(quán)利要求（得到說明書的支持的前提下），這組權(quán)利要求是針對先前未要求保護(hù)的另一個發(fā)明提出的。
例如，先前的權(quán)利要求是兩組權(quán)利要求，一組是針對藥物組合物X用于制造治療Y疾病的藥物的用途權(quán)利要求(瑞士式權(quán)利要求),另一組是針對用于治療疾病Y的組合物X，審查員認(rèn)為這兩組權(quán)利要是關(guān)于兩個截然不同（distinct）的發(fā)明的，要求從這兩個組中的選擇一個。
由于該組合物本身可能不是新的，并且USPTO允許要求保護(hù)對人的治療方法（雖然中國和EPO不允許），因此可否此時提出第三組權(quán)利要求，要求保護(hù)一種針對包括施用組合物X的治療疾病Y的方法？
回答:根據(jù)進(jìn)入美國的途徑，以及修改的程度等具體情況而定。
（1）對于通過巴黎公約去美國的申請：在審查員認(rèn)為修改后的權(quán)利要求“切換發(fā)明（switch inventions）”到實(shí)質(zhì)上的新發(fā)明時，審查員可以拒絕接受這些新的權(quán)利要求。
對于上面例舉的第三組權(quán)利要求，正如審查員認(rèn)為制造藥物的用途和組合物本身是兩個發(fā)明一樣，他也可能認(rèn)為相應(yīng)的治療方法是截然不同的第三個發(fā)明。在此情況下，申請人可能需要提交RCE/分案申請/繼續(xù)申請來讓審查員審查這些權(quán)利要求。
（2）對于通過PCT去美國的申請：與中國相同的PCT申請的單一性的判斷規(guī)則適用，申請人有更好的機(jī)會爭辯在幾組權(quán)利要求之間包括了相同或相應(yīng)的特定技術(shù)特征，來克服限制要求。
但是也要注意不能高興太早。雖然可以使用PCT申請的單一性的判斷規(guī)則來爭辯，但由于這個規(guī)則是放在美國限制要求制度框架內(nèi)，必然是受到限制要求制度其他相關(guān)制度的制約，因此在爭辯由于兩個權(quán)利要求之間包括相同或相應(yīng)的特定技術(shù)特征所以是一個統(tǒng)一的發(fā)明構(gòu)思時，要避免給審查員落下口實(shí)，即用相同的現(xiàn)有技術(shù)可以同時反駁這兩個權(quán)利要求，即這兩個權(quán)利要求沒有獨(dú)立的專利性，一枯俱枯。
基于此，比較保險的方式是：不該說的不能說，爭辯失利也比削弱權(quán)利要求的價值更好。
問題 2：可不可以通過修改先前的權(quán)利要求來克服限制要求？
例如，權(quán)利要求1-10保護(hù)產(chǎn)品，權(quán)利要求11-20保護(hù)工藝，限制要求指出權(quán)利要求11不包含權(quán)利要求1的本質(zhì)特征（essential feature）?？煞裥薷臋?quán)利要求11使其包括這個本質(zhì)特征來克服限制要求？或者，刪除第二組，在現(xiàn)在或者將來的某審查階段加上其他的關(guān)于第一組的權(quán)利要求？
回答:可以通過修改先前的權(quán)利要求來回復(fù)限制要求，具體的效果也根據(jù)進(jìn)入美國的途徑，以及修改的程度等具體情況而定。
（1）對于通過巴黎公約去美國的申請：根據(jù)美國的限制性慣例，修改工藝權(quán)利要求，使其“鏡像”產(chǎn)品權(quán)項的要素，通常只有在工藝權(quán)利要求中列舉“名義”上的工藝要素時才會成功。
例如，產(chǎn)品權(quán)項是一種掩模版，包括：X,Y。修改工藝權(quán)利要求為僅僅為“提供X”、“形成Y”等才很可能會成功克服限制要求。也就是說，如果修改后的工藝要求不需要審查員對未包括在產(chǎn)品要求中的工藝要素進(jìn)行另一次搜索。但是，如果工藝權(quán)利要求中有“重要”的工藝元素，例如，通過刻蝕工藝形成Y，那么審查員可能仍然堅持其限制要求。
（2）對于通過PCT去美國的申請：在上面的場景（產(chǎn)品/工藝）中，根據(jù)中國的單一性判斷規(guī)則來答復(fù)，修改工藝權(quán)利要求，使其“鏡像”產(chǎn)品元素，即，使修改后的兩組權(quán)利要求包含相同的“特定技術(shù)特征”有可能消除限制要求。
這當(dāng)然取決于這樣一個假設(shè)，即審查員沒有發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品權(quán)利要求的現(xiàn)有技術(shù)。如果審查員引用了檢索的現(xiàn)有技術(shù)來提出限制要求，則需要修改工藝權(quán)利要求，使修改后的兩組權(quán)利要求包含相對于引用了的現(xiàn)有技術(shù)的相同的“特定技術(shù)特征”才可以。
與問題1新增一組權(quán)利要求時同理，在爭辯修改后的兩組權(quán)利要求是一個統(tǒng)一的發(fā)明構(gòu)思時，也要避免給審查員落下口實(shí)。
問題 3：
如果我修改了權(quán)利要求和/或增加了新的權(quán)利要求，并且自認(rèn)為足以消除限制要求時，我是否還需要選擇？對于新增加的權(quán)利要求，審查員是否還可能認(rèn)為是截然不同的權(quán)利要求，從而發(fā)出限制要求呢？
回答:不論是通過巴黎公約還是PCT途徑去美國的申請，即使你根據(jù)限制要求修改了權(quán)利要求，答復(fù)時也必須選擇權(quán)利要求。否則，答復(fù)將被視為“不適當(dāng)”或“未答復(fù)”。
例如，權(quán)利要求1-10保護(hù)產(chǎn)品，權(quán)利要求11-20保護(hù)工藝，答復(fù)時撤回（withdraw）了11-20，增加了新的10個關(guān)于產(chǎn)品的權(quán)利要求21-30。此時，申請人最好應(yīng)作主動預(yù)防式答復(fù)，即注意審查員之前提出限制要求所使用的推理，答復(fù)稱：在審查員可能繼續(xù)應(yīng)用類似的推理來限制新的/未決的（new/pending）權(quán)利要求的范圍內(nèi)，申請人選擇權(quán)利要求26-28進(jìn)行審查。
小結(jié):以上是針對先前的權(quán)利要求存在缺陷或遺漏，你覺得非改不可的情況。如果不存在這種情況，由于在發(fā)限制要求時，審查員往往還沒有進(jìn)行實(shí)質(zhì)上的審查，沒有引用對比文件，申請人比較明智的選擇還是按照要求來選擇希望被審查的對象，同時不要陳述反對意見（without traverse），從而在將來面對對比文件時，可以有針對性的陳述。